民事诉讼律师费标准_ 美国联邦巡回上诉法院最新判决轻率启动专利诉讼须赔付被告律师费

判决摘要

美国联邦巡回上诉法院("CAFC")在月初的一份专利侵权判决中支持了胜诉方要求败诉方支付百万美元律师费的动议。依据美国法典的规定,法院仅在"特殊"的案件中判决败诉方承担胜诉方的律师费。加州南区法院认为原告未进行充分的诉前调查即启动侵权诉讼的行为不正当,从而认定案情符合美国法典规定的"特殊"性。联邦巡回上诉法院维持了区法院的判决。

基本案情

原告Thermolife International LLC ("Thermolife") 作为The Leland Stanford Junior University ("Stanford") 拥有的四个专利权的独占许可人,从2013年3月份至2013年11月份基于四个专利先后在加州南区法院提起了共计81起专利侵权诉讼。被告请求律师费的动议主要涉及459号专利。

459号专利的权利要求1中记载了一种通过"口服足够剂量的L精氨酸或者L精氨酸盐酸盐来增强内生的一氧化氮"进而改善人体血管中一氧化氮活性的方法。

每份被控侵权产品所含的L精氨酸(或其盐酸盐)的量均少于1克,而原告的专家在其证词中清楚地表明诉前的公开研究表明低于1克的L精氨酸不能起到提升一氧化氮产量的效果(与人类常规摄入精氨酸的量相差不大)。于此,被告认为如果原告在起诉之前阅读了被诉侵权产品的产品标签并进行简单的实验就会发现被诉侵权产品不侵权。

被告主张律师费的另一个根据是原告提起了多达八十一起专利侵权诉讼,却仅仅为了获取nuisance-value的和解费。

区法院的审理

加州南区法院首先针对专利有效性及是否可执行进行了合并审理,而对于是否侵权进行推迟审理。经过审理,法院认定四项涉案专利全部无效。

随后本案被告依据35 USC 285条提出了律师费请求的动议。被告请求的主要根据是原告在提起诉讼之前未做充分的诉前调查。被告认为如果原告进行了充分的调查就会发现被控侵权产品没有侵犯一项涉案专利的权利要求1。

区法院判决

区法院查明原告一方面宣称被告的广告夸大其辞,另一方面又基于被告的广告主张被诉产品构成侵权,也未阅读被诉产品标签或者虽然阅读了标签却忽视了被诉产品标签关于精氨酸含量的明确提示。在被诉产品可以公开获得的情况下,原告没有进行简单的产品成分的实验即起诉专利侵权属于未进行充分诉前调查。

区法院另外查明原告仅起诉了一种销量很低的产品,在三项涉案专利保护期在原告拿到专利许可之后很快期满,另外原告发起大量的侵权诉讼,但是在诉讼早期为了少量和解费与很多被告快速和解。

综合以上考虑,区法院认定本案的特殊性,支持了律师费的主张。

CAFC的上诉审理

原告上诉至联邦巡回上诉法院,主要依据是被告未能尽早指出原告违反FRCP第11条关于轻率诉讼的规定。原告认为,依据在先判例,被告没有事先通知原告违反FRCP第11条,而后却主张原告赔付律师费的,该律师费的赔付请求应当被拒绝。

然而,联邦巡回上诉法院认为在先判例所确立的关于35 USC 285条的标准具有一定的灵活性。尽管联办巡回上诉法院此前曾认定缺少在先的FRCP第11条的通知可以作为不支持律师费请求的一个理由,并且在存在在先的11条通知可以作为支持律师费请求的一个因素,但是,联邦巡回上诉法院从未判定该通知是一个强制性的要求。

另外,由于涉及多项专利,大量被告共存,为了诉讼经济的考虑,区法院优先审理专利权有效性等各个案件的共性问题,而将可能因各案而不同的问题,如侵权判断等推迟审理的做法并不属于滥用自由裁量权。从而,联邦巡回上诉法院维持了加州南区法院的判决。

作者视角

联邦巡回上诉法院在本案中重新认定了在专利侵权诉讼中败诉方承担律师费的需要满足的"特殊性"标准的灵活性,并且明确判定联邦民事诉讼规则第11条规定的轻率诉讼的通知并不是胜诉方主张赔付律师费的必要前置程序,法院可以基于案件情形自由裁量。联邦巡回上诉法院在此判决中对35 USC 285条的律师费承担的标准进行了宽松解释,预计将使得专利权人尤其是NPE在美国提起专利侵权诉讼更加谨慎。

最后,封面照片为四月份的十三陵水库俯瞰图。

作者:宋德峰,知识产权律师,专精于中美知识产权诉讼。欢迎扫描下文二维码与作者交流。

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