最高法院关于涉外贴牌生产侵权案件的最新意见解读

作者:北京市长安律师事务所法律合伙人，

原题:最高人民法院关于涉外贴牌侵权案件的最新意见解释

最高人民法院再审改判“宏达杰”案在已经平静的涉外贴牌侵权案件中又引起了轩然大波当出口在某种程度上受到中美贸易战的影响时，作者解释了这一判断是不恰当的还是重大的。

1。涉外代工侵权案件判决的变更；

涉外贴牌生产是否构成商标侵权一直是争议不断的话题。江苏、浙江、上海、广东等地有很多此类案例，它们对贴牌生产有着相同的定义，但对其是否构成侵权却有不同的判断。

2年11月26日，015年，最高人民法院在PRETUL再审[一案中认定外国贴牌生产不构成商标侵权此案对国外OEM侵权案件具有重要的指导意义，表明最高法院似乎有意统一此类案件的判决标准。然而，该案主审法官在2016年1月22日杭州市中级人民法院举行的“涉外贴牌商标侵权研讨会”上的发言中表示:虽然最高人民法院已经对该案作出了判决，但并不意味着所有涉外贴牌案件都有相同的结果。这表明了最高人民法院对此类案件的谨慎态度。

2年12月18日015，江苏省高级人民法院在东风2号案二审判决中引入“合理注意义务实质损害”的判决标准，认定外国OEM构成商标侵权江苏省高级人民法院重审东风案后，引发了巨大的争议和讨论。最高人民法院于2016年6月30日裁定[3]提审该案，并于2017年12月28日作出再审判决[4]，撤销东风案二审判决

作者认为PRETUL再次进行“非商标使用”审判的理由过于绝对。东风案再审判决规定了注意义务，似乎有绝对的理由重新审判PRETUL，其目的是为了对其进行再利用。在这两起案件之后，对这类案件的审理往往得出结论，外国OEM不构成侵权然而，在2019年10月[5日宣判的“宏达杰”案中，最高法院还裁定外国贴牌生产构成侵权，这可能使知识产权从业者和外国贴牌生产经营者蒙受损失

2。商标使用的系统理解复审

PRETUL的理由是:“委托加工产品所附的标志既无识别加工产品来源的意义，也无识别产品来源的功能。因此，附在产品上的标志不具有商标的属性，将标志附在产品上的行为不能被视为商标使用行为。”"

在这方面，作者认为商标使用的形式和功能是一个整体，不可分割。在产品上使用商标本身就是一种物理依附行为，这种物理依附行为的结果是实现了识别商品来源的功能商标使用本身是一种客观的使用形式。只要商标附在产品上，商标的使用就完成了。至于商标出口后是否在中国或其他国家或地区起到识别商品来源的作用，则是另一个法律问题。识别商品来源的结果与识别商品来源的功能有不同的含义，不能混淆。对于商标使用的理解，应该放在整个商标法的范围内进行系统的理解。只要所使用的商标被相关公众认定为商标，并且该商标的实物附属物在中国完成，即视为构成该商标的使用商标使用行为作为一种客观的表现形式，无论是在国内还是国外销售，都会被认定为商标，由于商品销售的地域不同，贸易方式不同，不能对商标使用行为做出不同的价值判断。

“鸿达”案否定了PRETUL应该再试一次的观点。在这种情况下，最高法院认为商标使用是一种客观行为，它通常包括许多环节，如有形依附、市场流通等。是否构成商标法意义上的“商标使用”，应当根据商标法进行全面、一致的解释。它不应该把一个行为分开，而应该只看某个环节。为了防止一个环节模糊了行为的过程，有必要克服用一个方面代替整个行为。商标的使用是指商标在商品上的使用可能符合商品提供者和商标持有人的共同意愿，也可能不符合商品提供者和商标持有人的共同意愿。商标用于商品，使两者合二为一，成为消费者识别商品及其来源的观察对象。它不仅可以让消费者正确识别商品的来源，还可以让消费者错误识别商品的来源。甚至可能有如此复杂的情况，一些消费者正确地识别商品的来源，而另一些人错误地识别商品的来源。这些现象纷繁复杂，都制约着商标的使用，都通过这些利益的反复博弈来制约商标法。因此，在生产制成品或加工品时以标记的方式或其他方式使用商标，只要有可能区分商品的来源，就应该承认国家的使用属于商标法意义上的“商标使用”

3。政策考虑对审判的影响

法律问题从来都不是纯粹的法律问题，需要考虑许多因素浙江省高级人民法院

SPEEDO案判决书[6]认为，对外国贴牌生产侵权的判决应考虑中国加工贸易的现状和知识产权保护的水平。法院认为，鼓励贴牌生产企业创建自己品牌，培育竞争优势，也符合中国现行的贸易产业政策和知识产权保护政策。此外，商标法律制度的根本目的是保护商标专用权，充分保护在国外贴牌生产案件中在我国注册和使用的商标，这也符合我国商标法律制度的立法宗旨。

东风案再审判决也考虑了国际贸易问题:在经济发展全球化不断深化、国际贸易分工与经贸合作日益密切的复杂形势下，审理商标侵权纠纷的人民法院应结合国际经济贸易发展的客观实际情况，对特定时期特定市场的交易形式进行具体分析，准确判断相关行为对商标所有人合法权益的实际影响，以便更准确地适用法律。要依法严格保护商标所有人的合法权益，防止保护的不当扩大妨碍正常的贸易和竞争秩序。在

“宏达基”案中，最高人民法院也聚焦于此:“我国经济已经从高速增长阶段转变为高质量发展阶段。我们正面临着经济发展的日益全球化，国际贸易和经贸合作的分工日益复杂，以及各国不断变化的贸易政策冲突。人民法院审理涉外许可商标侵权纠纷，应当充分考虑国内和国际经济发展的大局。对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，正确体现“司法主导、严格保护、分类实施、比例协调”的司法政策导向，加强知识产权的创造、保护和应用，积极为知识产权创造良好的法律环境、市场环境和文化环境，大幅提升中国创造、应用、保护和管理知识产权的能力。改革开放以来，对外许可加工贸易是我国对外贸易的重要方式。随着中国经济发展方式的转变，人们对涉外许可处理中产生的商标侵权问题的认识和争议解决也在不断变化和深化。归根结底，要通过司法解决纠纷，在法律适用上，要维护法律体系的统一，我们不能简单地将某一种贸易方式(如本案纠纷中的涉外许可处理方式)固化为不侵犯商标权的例外，否则就违反了商标法中商标侵权判定的基本规则，这一点必须加以澄清和强调。

作者认为，最高法院这一声明的深层原因在于中央政府对产业政策的宏观指导和我国目前面临的各种挑战。首先，从中国经济发展阶段来看，供给侧结构改革要求经济从高速发展向高质量发展转变。在高速发展阶段，鼓励出口，而向高质量发展的转变将不再鼓励低端加工、制造和出口。就这一点而言，对涉外代工采取了相对严格的司法政策，这符合经济发展的具体阶段。其次，从我国目前面临的国际环境来看，特别是2018年以来的中美贸易战，自上而下的重点是打击知识产权侵权和加强惩罚性赔偿。为此，2019年对《商标法》进行了特别修订在这种背景下，加强对注册商标的保护符合我国所处的当前国际环境。

中美贸易战对中国的出口贸易产生了一定的影响。考虑到当前的经济环境，司法指导应该鼓励出口。从这个角度来看，最高法院在这种背景下重审“宏达杰”案是不恰当的。但从长远来看，这是非常重要的。

注:

[1]最高人民法院(2014)民字第38号民事判决书

[2]江苏省高级人民法院(2015)苏志民字第00036号民事判决书

[3]最高人民法院(2016)最高法民申第488号民事判决书

[4]最高人民法院 浙江知中字第25号民事判决书

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:刘东海北京长安律师事务所律师合伙人

编辑:IPRdaily王赢校对:IPRdaily纵横