美国联邦巡回上诉法院最近裁定，如果专利诉讼草率启动，被告的律师费必须支付。

判决摘要

美国联邦巡回上诉法院(“CAFC”)在本月早些时候的专利侵权判决中支持胜诉方要求败诉方支付数百万美元诉讼费的动议。根据美国法典的规定，在“特殊”案件中，法院只判败诉方承担胜诉方的律师费加州南部地区法院认为，原告在没有充分的诉讼前调查的情况下提起侵权诉讼是不恰当的，因此认定该案件符合《美国法典》规定的“特殊”性质。联邦巡回上诉法院维持了地区法院的判决

基本案例

原告Thermo Life国际有限责任公司(“Thermo Life”)作为利兰斯坦福初级大学(“斯坦福”)拥有的四项专利的独家许可方，从2013年3月至2013年11月，基于这四项专利向南加州法院提起了总共81起专利侵权诉讼。被告的律师费动议主要涉及专利459

459专利的权利要求1描述了一种通过“口服足够剂量的左旋精氨酸或左旋精氨酸盐酸盐以增强内源性一氧化氮”来改善人血管中一氧化氮活性的方法

每种被控侵权的产品中含有的左旋精氨酸(或其盐酸盐)的量少于1克，而原告的专家在他们的证词中明确指出，诉讼前的公开研究表明，左旋精氨酸少于1克不能提高一氧化氮的产量(这与人类通常摄入的精氨酸量没有太大差别)在此，被告认为，如果原告在起诉前阅读被控侵权产品的产品标签并进行简单的实验，他会发现被控侵权产品没有侵权。

被告的诉讼费索赔也是基于原告提起了多达80起专利侵权诉讼，但仅仅是为了获得妨害价值的和解费

地区法院审判

南加州法院首次就该专利的有效性和可执行性进行了联合审判，并推迟了该专利是否被侵权的审判。经过审判，法院裁定所有涉及的四项专利都无效。

随后，本案被告根据《美国法典》第35编第285条提出了律师费动议被告请求的主要依据是原告在提起诉讼前没有进行充分的诉前调查。被告认为，如果原告进行了全面调查，就会发现被指控的侵权产品并没有侵犯本案所涉专利的权利要求1。

地区法院裁定，

地区法院认定原告一方面声称被告的广告被夸大，另一方面声称被告的产品构成基于被告的广告的侵权，并且没有阅读被告产品的标签或者尽管阅读了标签但忽略了被告产品标签中精氨酸含量的明确指示。在被诉产品可以公开获得的情况下，原告没有对产品成分进行简单的实验，即在起诉前没有对专利侵权的起诉进行充分的调查。

区法院还发现，原告仅起诉一种销量低的产品。原告获得专利许可后，所涉三项专利的保护期很快到期。此外，原告提起了大量的侵权诉讼，但在诉讼的早期阶段，原告很快与许多被告达成和解，只收取少量和解费。基于上述考虑，地区法院认定了案件的特殊性，并支持律师的主张。

CAFC上诉审判

原告向联邦巡回上诉法院提出上诉，主要依据是被告未能尽快指出原告违反了FRCP关于无意义诉讼的第11条原告认为，根据以前的案例法，如果被告没有事先通知原告违反了FRCP第11条，然后要求原告支付律师费，那么对律师费的要求应该被驳回。

，但是，联邦巡回上诉法院认为，在以前的案件中确立的35 USC 285标准有一定的灵活性尽管联合巡回上诉法院以前曾认为，缺乏事先FRCP第11条通知可被用作不支持律师收费请求的理由，而事先第11条通知可被用作支持律师收费请求的一个因素，但联邦巡回上诉法院从未确定该通知是一项强制性要求。

此外，由于涉及多项专利和大量被告的共存，为了诉讼经济，地区法院优先审理专利有效性等常见问题，而推迟审理因案件不同而不同的问题，如侵权判决，不构成滥用自由裁量权。结果，联邦巡回上诉法院维持了加州南部地区法院的判决

作者观点

联邦巡回上诉法院在本案中再次确认了败诉方在专利侵权诉讼中承担诉讼费所需满足的“特殊性”标准的灵活性，并明确认定《联邦民事诉讼规则》第11条规定的无意义诉讼的通知不是胜诉方要求诉讼费的必要前置程序，法院可以根据案件情况做出自由裁量的决定联邦巡回上诉法院在该判决中对35 USC 285的法律费用标准进行了宽松的解释，预计这将使专利权人，尤其是NPE，在美国提起专利侵权诉讼时更加谨慎。

最后，封面照片是四月十三陵水库的鸟瞰图。

作者:宋，知识产权律师，专门从事中美知识产权诉讼欢迎扫描以下二维码与作者交流