商标侵权案件的被告_商标侵权案件中正当使用抗辩成立要件探析

原题:商标侵权案件中正当使用抗辩成立要件探析

美食达人株式会社(以下简称美食达人公司)认可并注册了4514340号“85度c”的商标，决定用于第43类料理店、咖啡店、餐厅等服务。 第11817439号“85℃”的商标、第13872266号“85℃Daily Cafe”的商标、第6111661号“85C”的商标被许可用于第29类牛奶制品、牛奶等商品。 美食达公司发现，光明乳业株式会社(以下简称光明公司)在市场上销售的“光明优倍牛奶”的包装上写着“85℃”的文字很醒目。 美食达公司认为光明公司的上述行为严重侵犯了“85℃”商标的权利，提出诉讼，要求光明公司停止侵权，赔偿经济损失和合理支出等。 光明公司主张，事件牛奶包装箱上标有“85℃”是描述性的使用，表现事件产品使用的杀菌温度，不构成商标意义上的商标使用行为，不侵犯美食达人公司的注册商标专用权。

一审法院将侵权标志用于牛奶商品，美食达人公司第11817439号的商标和被使用的第29类牛奶制品，牛奶茶(以牛奶为主)，可可牛奶(以牛奶为主) 等被认定为与商品相同的商品的被起诉的侵权标志与美食达人公司的第11817439号的商标构成相同的光明公司在产品的外包装上的显眼位置强调使用85℃，超过了说明商品自身的特征或客观地说明而正当使用的界限，主观上很难说是好意， 客观相关的公众可能会混乱商品的来源，其行为构成对同一商品使用与他人的注册商标相同的商标，因此光明公司可以认定标记为85℃的行为构成了商标侵权。 二审法院对此认为侵权标志85℃与侵权第11817439号的注册商标有所不同，未构成相同商标的侵权商品牛奶和侵权第11817439号的注册商标被认定使用的牛奶制品，奶茶(以牛奶为主)，可可牛奶(以牛奶为主) 等商品构成类似商品，不同商品，光明公司只是在侵权商品中使用了85℃，只是为了向相关公众说明其采用的巴士杀菌技术的技术特征，还是在合理表现自己经营商品的特征的范围内，不使用美食达公司第11817439号的注册商标。 温度表现方式的正当使用不构成对干扰方案第11817439号的注册商标专用权的侵犯，而不会招致相关公众的混乱或误认。

由于上述一、二审法院的不同认定理由，双方的主要不同点在于被告在涉外牛奶外包装中是否使用85℃的标识构成正当使用。 正当使用是什么，由于法律上没有明确规定，对实践中正当使用的认定有很多不同。 本文从正当使用的意义、分类开始，分析不同使用行为的特点和司法实践中的认定标准和论证模型，并总结提取相应的组成部分。

一、正当使用行为的含义

《中华人民共和国商标法》(以下称“商标法”)第五十九条第一款和第二款规定: (一)直接显示注册商标中包含的本商品的共同名称、图形、型号或者商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、其他特征或者包含的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。 (2)三维标志注册商标中包含的商品本身的性质造成的形状、为了得到技术效果所需的商品的形状、或者使商品具有实质价值的形状，注册商标专用权者无权禁止他人的正当使用。 以上是现行法律中有关正当使用的规定，但上述法律只列举了正当使用的两种情况，没有明确规定正当使用的意义和构成要件，因此可以看出司法实践中正当使用的认定标准不同。

只使用《商标法》第59条第1款和第2款规定的两种情况？张玉敏教授认为《中华人民共和国商标法实施条例》第49条(即现行《商标法》第59条第1款)规定的正当使用只包括记述性的使用。 一般来说，商标法上的记述性的使用和指示性的使用可以用“正当的使用”来概括。 描述性的使用只是描述性的标志“第一意义”的使用，即商品和服务的品质、原料、功能等特征的直接描述，不是为了指示商品和服务的特定来源，而是将其标志作为商标使用。 对应记述性使用的法律规范为上述“商标法”第59条第1款和第2款，其本质特征为“非商标性使用”。

另外，所谓指示性的使用，表示第三者用他人(商标注册者)的商标指示该他人(商标注册者)的商品或服务，通过该指示而表示他人的商品或服务的出处的功能等自己提供的商品或服务的内容或用途等。 虽然现行法律没有明确规定说明性的使用，但是在实践中存在很多。1 .如果使用他人的商标来提供商品的零部件或硬件设施指示来源于商标权利者的商品，则例如在联想中可以显示英特尔拥有的商标。 多数情况下，电脑所使用的CPU处理器是由Intel提供的2 .使用他人商标提供的商品与商标权拥有者的商品相容。 例如第三方生产的充电器可与苹果系统兼容3 .使用其他商标提供商标权人商品的维修服务，例如汽车维修店的招牌显示奥迪、宝马汽车专业文字，并标有相关汽车品牌的标志。 根据以上概念的分析，说明性的使用和说明性的使用构成了他人对商标表示的合法使用，但实质上的不同在于说明性的使用不构成商标使用，而说明性的使用构成了商标使用。

二、司法实践中的认定标准

北京市高级人民法院2006年3月7日公布的《商标民事纠纷案件审理若干问题解答》第26条规定:“正当使用商标标识，必须具备以下要件: (1)善意使用；(2)不作为自己商品的商标使用；(3)仅用于说明和说明自己商品。 第二十七条规定:“以下行为是正当使用商标表示的行为: (1)使用注册商标中包含的本商品的共同名称、图形、型号；(2)在注册商标中使用直接表示商品的性质、用途、品质、主要原料、种类及其他特征的标志；(3)在销售商品时，从出处、 在说明指示用途等所需的范围内使用他人的注册商标表示；(4)规范使用与他人的注册商标相同或近似的自己的企业名称及尺寸；(5)使用与他人的注册商标相同或近似的自己所在地的名称；(6)正当使用商标表示

根据上述第27条的规定，第26条关于正当使用的构成要件包括记述性的使用构成要件和指示性的使用构成要件两者，第2项的要件可以解释为“没有作为自己商品的商标使用”、“本身没有作为商标使用”和“只作为他人的商标使用”。 “它本身没有作为商标使用”是记述性使用的本质特征。 “只用于指示他人商标”是指示性使用的核心要素。 说明性的使用和指示性的使用作为性质不同的正当的使用行为应该适用统一的构成要素吗？ 如果不应用统一的配置要求，每个配置要求如何不同？ 笔者认为应该分别认定记述性的使用和指示性的使用的构成要件。 首先，说明性的使用是非商标性的使用，指示性的使用是商标性的使用，由于两者的性质不同，一些构成要素有本质上的差异，因此不应该对性质不同的两个使用行为应用统一的构成要素进行认定，然后应用统一的构成要素进行认定，使适用者产生两个使用行为的性质相同的认识 因此，必须区分两种使用行为的组成部分。

(一)指示性使用组成部分；

首次使用指示性使用一词来自美国“新基德”案件，美国联邦第九次上诉法院Kozinski法官提出了判断上述案件是否构成指示性使用应考虑的三个要素:第一，不使用原告商标就无法识别商品和服务，第二， 被告是否合理使用原告商标显示原告的商品或服务第三，是否暗示被告的这种使用行为与原告之间有赞助、许可等特定联系。 本案提出的三个考虑因素主要涉及指示性使用的必要性、使用方式的合理性和使用目的的合法性。

江苏省高级人民法院在( 2016 )苏民终70号民事判决书中指出:“商标的指示性使用应当客观地说明经营者在商业活动中善意合理地使用他人的注册商标，自己的商品和服务的来源、用途、服务对象以及其他商品本身的固有特性。 一般来说，使用者主观上基于好意，要求使用商标的具体形式和程度在合理的范围内，不损害商标权利人的合法权益”。 北京知识产权法院在( 2017 )京73民终1236号民事判决书中，认定金豪杰中心的涉外商标的使用不超出指示性使用的合理范畴。 主要从几个方面考虑:金豪杰中心使用涉外商标和“龙牌石膏板全系列”的目的是向相关消费者指示商品的种类和来源；其次，金豪杰中心明确地对外表明了其建材销售商的身份，交易商标的使用只是向消费者表明了销售石膏板的商品来源 三是有关消费者不会混淆事件商标商品的来源。

笔者认为，通过上述分析，指示性使用的构成要素主要包括: (1)以主观意图，侵害者必须善意，即无意侵害他人商标的营业权。 主观意图的判断必须与相关证据联系起来审查侵权者使用他人商标的情况，例如他人商标在商品上是否处于更显着的位置，比自己的标志更强调他人商标等。 (2)主观目的，即通过使用他人的商标来说明自己的商品和服务的功能、用途、内容、特征等(3)必要性:如果不使用他人的商标，就不能识别被告知侵害者的商品和服务吗？ 也就是说，侵权者提供的商品和服务应该与商标权利者的商品和服务密切相关，使用该商标可以明确表现侵权者的商品和服务(4)在使用方式上是否在合理的必要限度内。 对于合理判断必要限度，应重点审查商标使用行为是否符合相关行业的商业惯例等。 (5)使用的结果，有关公众没有混淆。 因为使用的是他人的商标，不是侵害者而是商标权利者的商标。 由于说明性使用也是商标使用，因此此使用行为不可混淆相关公众提供商品或服务的主体。

(2)描述性地使用构成要素

美国《兰汉姆法》第33条第2款第4项规定:“不作为商标，当然，为了合理使用当事人自身商业上的个人姓名，使用与该当事人产地有合法利益关系的任何个人姓名，或者对该当事人的商品、服务、地理产地使用记述性名词或图形 上述规定是这样的使用行为，要求符合使用意图正当、善意的条件，第二是以非商标使用为基础。第三是仅用于说明自己的商品、服务、产地。 北京市高级人民法院《商标民事纠纷案件审理若干问题解答》第二十六条与《拉姆法》的规定基本一致。

根据上述司法实践中的案例，对于描述性的使用构成要素，我们同意: (1)在主观意图上，侵害者必须是善意的，即不意图侵害他人商标的营业权。 主观意图的判断方法与使用上述指示性主观意图的判断一致(2)主观目的:用于侵权者的词汇的固有含义是为了记述商品和服务的特征等(3)在使用对象上:应该是公开领域的记述性词汇。 例如，《商标法》第59条第1款所规定的“包含的本商品的共同名称、图形、型号或者表示商品的品质、主要原料、功能、用途、重量、数量、其他特征或者包含的地名”的词语(4)使用的性质上:非商标的使用，即使用该标志是用于区别商品或服务的

对于是否应该记述性地使用未导致混淆的误解，混淆的可能性一般被认为是商标侵权认定的结果性要求，混淆了商品和服务的来源，使用一个标志只是为了说明其商品和服务的特征，而不是为了区别商品和服务的来源 因此，误认了不会引起混乱而应该错误记述性地使用的构成要素。 但是，实际上，也有标志被认为是区别商品和服务的来源，其特征是相关的一般说明商品和服务。 因此，是否适用混乱的可能性需要用案例来判断具体情况。